„Black Friday“ – Ein Kampf um die besten Schnäppchen… und um die Marke

Der Black Friday kommt ursprünglich aus den USA und leitet dort, einen Tag nach Thanksgiving, traditionell das Weihnachtsgeschäft ein. Viele Händler locken mit Sonderangeboten, die Schnäppchenjäger in eine Art Kaufrausch versetzen. Nicht umsonst gilt der Black Friday als einer der umsatzstärksten Tage des Jahres – in den USA werden alleine an diesem Tag ca. 8 bis 10 Milliarden Dollar umgesetzt. Aber auch in Deutschland hat sich der Black Friday innerhalb der letzten Jahre zu einer festen Größe entwickelt.

Im Rahmen des Black Friday kam es jedoch in den vergangenen Jahren immer wieder zu markenrechtlichen Streitigkeiten. Im Jahr 2013 ließ ein Unternehmen aus Hong Kong, die Super Union Holdings Ltd., die Wortmarke „Black Friday“ für eine Vielzahl von Waren in das Markenregister eintragen und kann seither die Nutzungsrechte der Marke für sich beanspruchen. Wer die Marke kommerziell nutzen wollte, musste Lizenzgebühren an die Markeninhaberin bezahlen. Wer dies verweigerte und den Begriff trotzdem nutzte, riskierte kostspielige Abmahnungen oder gar ein gerichtliches Verfahren. Viele Händler sind vor diesen Risiken zurückgeschreckt und passten ihre Marketingstrategien entsprechend an, indem sie kreative Worterfindungen wie z.B. „Red Day“, „Frayday“, „Fri-yay“ oder „Black-week“ in ihrer Werbung verwendeten.

Nachdem rund 16 Unternehmen, darunter z.B. auch Paypal und Puma, beim Deutschen Patent und Markenamt (DPMA) darauf drängten die Marke aus dem Register zu löschen, gab das DPMA den entsprechenden Löschungsanträgen statt und entfernte die Wortmarke im Jahr 2018 aus dem Markenregister. Zur Begründung führte das DPMA an, dass es der Bezeichnung gemäß § 8 Abs. 2 Nr.1 MarkenG an Unterscheidungskraft fehle, die zur Eintragung einer Marke erforderlich sei. Der „Black Friday“ bezeichne einen Sonderaktionstag und nicht etwa Waren oder Dienstleistungen, die einem bestimmten Unternehmen zugeordnet werden können. Es handele sich um einen allgemeingebräuchlichen Begriff, der nicht von einem Unternehmen monopolisiert werden dürfe. Wie zu erwarten war, hat die Markeninhaberin Beschwerde gegen den Löschungsbeschluss des DPMA beim BPatG in München eingereicht.

Aktueller Verfahrensstand

Am 26. September 2019 verhandelte das BPatG in München erstmalig über die Löschung der Wortmarke „Black Friday“ aus dem Markenregister. Aufgabe des Gerichts war es, festzustellen, ob die streitgegenständliche Bezeichnung bereits im Zeitpunkt der Eintragung als Shoppingevent bekannt war. In diesem Fall wäre die Eintragung der Marke nicht zulässig gewesen.

Die Beschwerdeführerin argumentierte, dass im Jahr 2013 der durchschnittliche Deutsche den Begriff „Black Friday“ nicht mit einem Shoppingevent in Verbindung gebracht, sondern diesen ausschließlich mit dem Tag des Börsencrashs im Jahr 1929 verbunden habe.

Zwar geht der zuständige Senat nach dem derzeitigen Stand des Verfahrens davon aus, dass die Marke auch künftig Bestand haben wird, allerdings nicht ohne Ausnahmen. Die Richter folgen dabei der Argumentation der Beschwerdeführerin und führen zur Begründung an, dass zum Zeitpunkt der Anmeldung weder Einwände anderer Händler gegen die Markeneintragung erhoben wurden, noch andere Unternehmen mit der Bezeichnung für ihre Waren oder Dienstleistungen zu werben versuchten. Aus derzeitiger Sicht des Senats solle jedoch insoweit eine Ausnahme gemacht werden, als es um den Handel mit Elektroprodukten geht, da in diesem Sektor bereits im Zeitpunkt der Anmeldung der Marke Zusammenhänge mit einem Verkaufsevent verzeichnet wurden. Weiterhin bestehe das Freihaltebedürfnis auch für das Portal blackfriday.de, das bereits vor der Markenanmeldung bestand.

Aufgrund des umfangreichen Verfahrensmaterials ist eine Entscheidung des Senats derzeit noch nicht abzusehen. Bis zu einer Entscheidung bleibt das Unternehmen aus Hong Kong Inhaberin der Markenrechte und kann weiterhin Lizenzgebühren für den kommerziellen Gebrauch des Begriffs beanspruchen. Entscheidet der Senat doch noch zulasten der bisherigen Markeninhaberin, dürfen künftig auch andere Unternehmen den Begriff „Black Friday“ lizenzfrei in ihrer Werbung nutzen. Nach einer Entscheidung des BPatG bleibt den Parteien als letztes Mittel noch der Rechtsweg vor den Bundesgerichtshof.

Unser Kommentar

Die kommerzielle Anziehungskraft des Begriffs „Black Friday“ in der Werbung liegt auf der Hand. Für den deutschen Onlinehandel sowie den Einzelhandel vor Ort kann man nur hoffen, dass das BPatG noch vor dem diesjährigen Black Friday eine Entscheidung fällt und dadurch die Rechtssicherheit über den kommerziellen Gebrauch des Begriffs wieder herstellt. Aufgrund des umfassenden Verfahrensmaterials erscheint ein alsbaldiges Urteil jedoch als unwahrscheinlich.

Bis zur Entscheidung ist Händlern zu empfehlen, den Begriff „Black Friday“ nicht ohne Lizenz zu nutzen, da bei Verwendung des Begriffs unter Umständen erhebliche Abmahn- und Gerichtskosten drohen. Um Markenverletzungen zu vermeiden, sollte daher auf andere Marketingstrategien – z.B. die Umgehung des Begriffs durch kreative Wortneuschöpfungen – ausgewichen werden.

Laura Katharina Kues
Associate
Rechtsanwältin
Köln
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Ann Cathrin Müller
Wiss. Mitarbeiterin
Köln